Studio Associato De Pascalis & Linari

Il prossimo 29 dicembre 2022 entra in vigore il Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in GU 279 del 29 novembre 2022 con le modifiche al decreto di attuazione del codice della proprietà industriale ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. Si detta la disciplina relativa all’istanza di decadenza, nullità o trasferimento. 

In particolare, viene previsto che i soggetti legittimati possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

Istanza di nullità o decadenza marchi: cose contiene

L'istanza deve contenere:

• a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio;
• b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:
  1. 1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;
  2. 2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;
• c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullità;
• d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.

Inoltre, per un marchio o diritto anteriore l'istanza deve contenere:

• a) nel caso di marchi anteriori registrati:
  1. 1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;
  2. 2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
• b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;
• c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:
  1. 1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);
  2. 2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;
• d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:
  1. 1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;
  2. 2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;
  3. 3) l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

L'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza, accertato il pagamento dei diritti di deposito la cui copia di versamento deve essere allegata alla presentazione.

Successivamente lo stesso ufficio ricevente comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni.

Decorso il termine assegnato:

a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;

b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.